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采用前面所述的评估方法,能够检索到一部分公开一项或多项检索主题技术特征的参考文献;但也会遇到一些看似与检索主题有关却没有实际公开任何技术特征的参考文献,或者由于数量过多以至于无法在报告中详细分析。
这些可以作为次要参考文献包括在检索报告中。其原因是为了避免关联信息的意外遗漏:即使检索委托人已经认可了检索策略,在解释检索主题技术特征时,分析人员仍有可能排除某些次要参考文献。
因此,为了使报告读者能够进行独立的审查和评估,应当注明这些参考文献。对次要参考文献的引用或许还有助于发现其他的实施例,这种方法在美国判例法体系下尤其适用。根据目前的联邦巡回法院判例,由于缺少说明书的充分支持,只公开单一实施例的专利通常会导致权利要求书的保护范围被缩小解释,甚至被判决无效。
例如,在InproIILicensingw..T-MobileUSA,F.3d,wL.(Fed.Cir.)案中,原告权利要求书中,PDA0的“主机接口(hostinterface)”被限定为“直接并联的总线接口(adirectparallbusinterface)”,导致法院判定使用串联总线接口的黑莓PDA没有侵权。
为什么?因为,“说明书中唯一提及的主机接口是直接并联的总线接口”。AELizardtechu.EarthResourceMapping,F.3d(Fed.Cir)案中,法院认为权利要求书宽泛地描述了一种利用离散小波转换技术(discretewavelettransform,简称DWT)进行无缝压缩、存储并复原被分为数块的大型数码图像的方法,但是说明书中并没有描述生成无缝图像的具体步骤,因此不符合美国专利法第条第1款要求的“书面说明支持”而被宣判无效。为什么?因为法院认为,“说明书只公开了的一种实施无缝DWT技术的方式”。
尽管大多数专业人士已经认识到,有效的专利检索在决定是否提交专利申请以及如何撰写权利要求书和说明书方面发挥着重要的作用,但是它的另一个作用检索现有技术为发明的替代实施例提供思路和参考一一往往会被忽视。
更好的做法是,专利检索不仅应当涵盖最接近现有技术,还应当包括相关的专利和出版物,帮助发明人思考原发明技术方案之外的其他实施例。
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